Import równoległy a naruszenie praw do znaku towarowego – kiedy sprzedaż oryginalnych produktów może być nielegalna?

Jedna z najdotkliwszych konsekwencji dystrybutora naruszającego prawo do znaku towarowego: konieczność zniszczenia towarów

Niedawno w naszej Bazie Wiedzy opublikowaliśmy artykuł dotyczący korzyści z rejestracji znaku towarowego. Wspominaliśmy w nim, że taka rejestracja zapewnia dodatkową ochronę marki, ponieważ:

• Wiąże się z wyłącznym prawem do korzystania z takiego oznaczenia w obrocie handlowym. 
• Jeśli ktoś narusza to prawo, można podjąć kroki prawne. 

Jak takie podjęcie kroków prawnych wygląda w praktyce? Jeśli właściciel praw do znaku towarowego uzna, że dystrybutor sprzedaje towar bez potrzebnej zgody, może nie tylko wnieść pozew, ale od razu wnioskować też o zabezpieczenie towaru na czas postępowania. W efekcie towar ten zostanie zajęty przez komornika i nie będzie możliwości jego dalszej sprzedaży już od początku trwania procesu. 

Jeśli z kolei sąd wyda wyrok na korzyść właściciela marki (a więc uzna, że jego prawa do znaku towarowego rzeczywiście zostały naruszone), może podjąć kilka decyzji co do dalszych losów zabezpieczonych produktów. Z punktu widzenia przedsiębiorcy chcącego chronić swoją markę najkorzystniejszą z możliwych decyzji zwykle będzie żądanie zniszczenia produktów naruszających prawo do znaku towarowego. Dzięki temu właściciel marki może mieć pewność, że taki towar nie trafi z powrotem do obrotu i dalsze naruszenia nie będą mieć miejsca. 

Kiedy dystrybutor narusza prawo do znaku towarowego?

Żaden podmiot z łańcucha sprzedaży z pewnością nie chciałby zostać postawiony w sytuacji, w której nagle musi zniszczyć swój towar. Tym bardziej, gdy taka sprzedaż jest hurtowa, a straty można liczyć w setkach tysięcy. 

Od razu nasuwa się więc pytanie – kiedy powstaje takie ryzyko? W największym skrócie odpowiedź na to pytanie może brzmieć „stanie się tak w sytuacji, w której właściciel praw do znaku towarowego nie zezwolił na sprzedaż towarów na danym obszarze”. Żeby jednak wytłumaczyć, kiedy taka sytuacja ma miejsce, najpierw musimy pochylić się nad pojęciem wyczerpania praw do znaków towarowych i tzw. importem równoległym. 

Na czym polega wyczerpanie prawa do znaku towarowego?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to sytuacja, w której właścicielowi znaku towarowego nie przysługuje już ochrona przewidziana przez przepisy. Jego prawo „wyczerpie się”, choć trzeba od razu wyraźnie zaznaczyć, że zawsze będzie to dotyczyć konkretnych egzemplarzy produktów, a nie towarów jako takich. 

Gdyby nie mechanizm wyczerpania prawa do znaku towarowego, dalsza sprzedaż byłaby niemożliwa. Właściciel znaku towarowego miałby monopol i nie byłoby możliwości, by np. kupić oryginalne markowe produkty, a następnie odsprzedawać je dalej. 

Właśnie dlatego uznaje się, że jeśli właściciel znaku towarowego: 

• wprowadza do obrotu produkty oznaczone znakiem towarowym lub
• wyraża zgodę, żeby ktoś inny (np. jego dystrybutor) wprowadził taki towar

– jego prawo co do tych konkretnych egzemplarzy zostało „wyczerpane”. 

Problem w tym, że sam fakt, że towar można gdzieś kupić (i to dlatego, że został wprowadzony przez właściciela marki lub za jego zgodą) jeszcze nie oznacza, że można sprzedawać go w dowolnym miejscu na świecie. Bo często okazuje się, że do wyczerpania prawa wcale nie doszło. 

Dlaczego import równoległy może naruszać prawa do znaków towarowych?

W kontekście wyczerpania prawa do znaku towarowego trzeba pamiętać jeszcze o jednej kwestii: takie wyczerpanie prawa zawsze dotyczy konkretnego terytorium. 

Co to oznacza w praktyce? Załóżmy, że producent markowego produktu i jednocześnie właściciel unijnego znaku towarowego wprowadza towar oznaczony swoim logo do Azji. Ty natomiast właśnie w Azji kupujesz te produkty i zaczynasz sprzedawać je w Polsce. 

Jeśli taki producent nie wprowadził towaru na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to nie wyczerpał swojego prawa do znaku towarowego w obszarze EOG. Ich zakup w Azji jak najbardziej jest więc legalny. Ale import tych towarów i sprzedaż na terytorium, na którym właściciel marki nie wyraził na to zgody – już nie. Dochodzi więc do sytuacji, w której legalnie nabywasz oryginalne produkty, ale już sprzedajesz je, naruszając czyjeś prawa. 

Jeszcze jakiś czas temu pojawiały się wątpliwości, czy jeśli dojdzie do takich naruszeń, to można domagać się zniszczenia towarów oznaczonych legalnym znakiem towarowym. TSUE kilkukrotnie jednak wypowiedział się w tej kwestii i teraz sprawa jest oczywista. 

Trybunał wydał m.in. wyrok w sprawie polskiej firmy perfumesco.pl., która sprzedawała testery i wyroby oznaczone znakiem Hugo Boss. Towary te nigdy nie zostały jednak wprowadzone do EOG przez właściciela znaku towarowego ani za jego zgodą. TSUE uznał więc, że właściciel marki Hugo Boss ma prawo żądać, żeby towary zostały zniszczone. 

Co więcej, w innej polskiej sprawie dotyczącej naruszenia praw spółki Harman International Industries, Inc TSUE stanął na stanowisku, że producent nie ma obowiązku wskazywać na towarach rynku przeznaczenia. To Ty jako dystrybutor czy sprzedawca musisz weryfikować, czy sprzedaż takich produktów na danym terenie jest dozwolona.

Sprzedaż oryginalnych towarów a naruszenie prawa do znaku towarowego: jak się zabezpieczyć się przed potencjalnymi problemami?

Nietrudno sobie wyobrazić, jak duże konsekwencje dla Twojego biznesu może mieć sytuacja, w której ktoś będzie od Ciebie żądać zniszczenia towaru w hurtowo zakupionej ilości. Możesz jednak zadbać, by takie ryzyko było jak najmniejsze. 

Rozwiązaniem jest dobrze skonstruowana umowa. Taka, która zabezpiecza Twoje prawa. Jeśli kupujesz towary spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możesz domagać się od dostawcy złożenia deklaracji, że ten towar został wprowadzony na terytorium EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą. Sama deklaracja to oczywiście za mało. Żeby lepiej zabezpieczyć swoje interesy, warto jeszcze wprowadzić karę umowną na wypadek gdyby takie twierdzenia okazały się niezgodne z prawdą. 

Kolejnym ważnym postanowieniem będzie oświadczenie, że dostawca bierze na siebie odpowiedzialność za prawdziwość złożonej deklaracji i w razie roszczeń ze strony właściciela znaku towarowego sam przystąpi do postępowania. W ten sposób unikniesz konieczności angażowania się w spór, a potem zgłaszania własnych roszczeń do dostawcy i dokonywania rozliczeń. 

W niektórych sytuacjach możesz też domagać się przedstawienia dowodu, że dany towar można legalnie sprzedawać na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli dostawca działa zgodnie z przepisami, to powinno mu zależeć na finalizacji kontraktu i dostarczeniu takich dowodów. 

Ochrona dystrybutora przed roszczeniami właścicieli znaków towarowych: dlaczego może być tu potrzebna pomoc kancelarii?

Jak widzisz, sposobów jest kilka. Pamiętaj jednak, że w kontraktach B2B nie ma rozwiązań uniwersalnych, które zawsze będą zdawać egzamin. Żeby naprawdę dobrze zabezpieczyć swoje interesy, zawsze musisz wziąć pod uwagę konkretnie swoją sytuację i do niej dobrać rozwiązania. A żeby to zrobić, nie wystarczy skorzystać z gotowych wzorów ani nawet najlepszych porad znalezionych w internecie. 

Zamiast tego najlepiej konsultować postanowienia umowy z prawnikiem. To jego zadaniem jest zrozumienie Twojego biznesu i zagrożeń, jakie wiążą się z jego prowadzeniem. A potem zminimalizowanie potencjalnego ryzyka za pomocą odpowiednich rozwiązań prawnych. Potrzebujesz takiego wsparcia w swoim przedsiębiorstwie? Skontaktuj się z naszą kancelarią i zyskaj przewagę.